Merkenrecht

Merkaanvraag

Voor een Beneluxmerk wordt een aanvraag ingediend bij BOIP. Daarbij wordt aangegeven welk teken als merk moet worden beschermd, wie de aanvrager is en voor welke producten en diensten bescherming wordt gevraagd. Ook moeten de verschuldigde taksen worden betaald.

Na indiening onderzoekt BOIP onder meer of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet en of absolute weigeringsgronden van toepassing zijn. BOIP beoordeelt bijvoorbeeld of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft en niet uitsluitend beschrijvend is voor de aangevraagde producten of diensten.

BOIP onderzoekt bij de aanvraag niet automatisch of er oudere, conflicterende merken bestaan. Na publicatie van de aanvraag kunnen houders van bepaalde oudere rechten binnen de daarvoor geldende termijn oppositie instellen tegen de inschrijving.

Soorten merken

De bekendste soorten merken zijn woordmerken en beeldmerken en woord/beeldmerk combinaties. Echter, er bestaan meer soorten merken, waaronder:

• Woordmerken
• Beeldmerken
• Vormmerken
• Klankmerken
• Multimediamerken
• Patroonmerken
• Kleurmerken
• Positiemerken
• Hologrammerken
• Combinaties van de bovenstaande soorten

Volgens de wet kan een merk worden gevorm door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en duidelijk in het register kunnen worden weergegeven. Voorheen was het ook vereist dat het merk vatbaar was voor grafische weergave.Zo kon een klankmerk worden weergegeven als notenbalk. Tegenwoordig kan een mp3-bestand van een geluid ook als klankmerk worden ingeschreven en is een grafische voorstelling niet langer vereist.

Vereisten

Duidelijke weergave

Een teken kan alleen als merk worden geregistreerd wanneer het in het register kan worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt duidelijk en nauwkeurig vast te stellen welk teken wordt beschermd. Een grafische voorstelling is daarbij niet meer in alle gevallen vereist. Daardoor kunnen bijvoorbeeld ook geluidsmerken met een geschikt elektronisch bestand worden weergegeven.

De eis heeft tot doel dat het voor derden en voor de bevoegde instanties voldoende duidelijk is wat het voorwerp van het uitsluitende merkrecht is.

Onderscheidend vermogen

Een merk moet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Ontbreekt ieder onderscheidend vermogen, dan kan het teken niet als merk worden ingeschreven.

Of een teken onderscheidend vermogen heeft, wordt beoordeeld in relatie tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd en vanuit de perceptie van het relevante publiek. Een woord of teken kan daarom voor bepaalde producten beschrijvend of niet-onderscheidend zijn, terwijl het voor andere producten of diensten wel als merk kan functioneren.

Merken die uitsluitend bestaan uit aanduidingen die kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijven, zoals soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming of geografische herkomst, kunnen worden geweigerd. Hetzelfde geldt voor tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

Een teken dat aanvankelijk onderscheidend vermogen mist, beschrijvend is of gebruikelijk is, kan in bepaalde gevallen door gebruik alsnog onderscheidend vermogen verkrijgen. Dit wordt "inburgering" genoemd. Daarvoor moet het relevante publiek het teken als gevolg van het gebruik daadwerkelijk zijn gaan opvatten als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

Absolute weigeringsgronden

Naast gebrek aan onderscheidend vermogen en een uitsluitend beschrijvend of gebruikelijk karakter kent het merkenrecht verschillende andere absolute weigeringsgronden. Volgens artikel 2.2bis BVIE kunnen onder meer worden geweigerd:

• tekens die niet als merk kunnen worden weergegeven op de wettelijk vereiste wijze;
• bepaalde vormen of andere kenmerken die door de aard van de waren worden bepaald, noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waren geven;
• merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden;
• merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld over de aard, kwaliteit of geografische herkomst van waren of diensten;
• bepaalde tekens die beschermde staatsymbolen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen of plantenrasbenamingen bevatten.

BOIP onderzoekt deze absolute gronden tijdens de registratieprocedure. Een ingediende en betaalde aanvraag leidt daarom niet automatisch tot inschrijving.

Oudere rechten en oppositie

BOIP onderzoekt bij een Benelux-merkaanvraag niet uit zichzelf of het aangevraagde merk conflicteert met oudere merken. Houders van bepaalde oudere rechten kunnen na publicatie van de aanvraag zelf oppositie instellen.

Een ouder merk kan onder meer aan inschrijving in de weg staan wanneer het aangevraagde teken gelijk is aan het oudere merk en voor dezelfde waren of diensten wordt aangevraagd. Ook kan oppositie slagen wanneer merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen en de betrokken waren of diensten gelijk of soortgelijk zijn, indien daardoor bij het publiek verwarringsgevaar bestaat. Dat verwarringsgevaar omvat ook het gevaar dat het publiek beide merken met elkaar associeert.

Ook oudere bekende merken kunnen onder ruimere voorwaarden bescherming genieten, waaronder in bepaalde gevallen situaties waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn. Bij de beoordeling kan onder meer van belang zijn of zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Verwarringsgevaar

Bij de beoordeling van verwarringsgevaar moet een globale beoordeling plaatsvinden waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft dit uitgangspunt onder meer ontwikkeld in de arresten SABEL/Puma en Canon.

Bij die globale beoordeling bestaat een onderlinge samenhang tussen verschillende factoren. Met name de mate van overeenstemming tussen de tekens en de mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren of diensten beïnvloeden elkaar. Een geringere mate van soortgelijkheid tussen waren of diensten kan daardoor worden gecompenseerd door een grotere mate van overeenstemming tussen de tekens en omgekeerd.

Ook het onderscheidend vermogen van het oudere merk speelt een rol. Naarmate een ouder merk een sterker onderscheidend vermogen heeft, kan het verwarringsgevaar groter zijn en daarmee de beschermingsomvang ruimer.

Voor de overeenstemming van de tekens wordt gekeken naar de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming. De beoordeling berust op de totaalindruk die de tekens bij het relevante publiek achterlaten, waarbij in het bijzonder rekening kan worden gehouden met onderscheidende en dominerende bestanddelen.

Verwarringsgevaar bestaat wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het enkele feit dat twee tekens door het publiek met elkaar kunnen worden geassocieerd is daarvoor niet voldoende.

Verstrijken en vrijwillige doorhaling

Een Benelux-merkregistratie heeft een beperkte geldigheidsduur en moet tijdig worden vernieuwd om in stand te blijven. Wanneer de geldigheidsduur verstrijkt zonder vernieuwing, vervalt het merkrecht. De merkhouder kan daarnaast zelf verzoeken om de registratie geheel of gedeeltelijk door te halen.

Een vrijwillige doorhaling kan betrekking hebben op de volledige registratie of slechts op een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Vervallenverklaring

Een merk kan na inschrijving vervallen worden verklaard wanneer niet langer aan bepaalde voorwaarden voor instandhouding van het merkrecht wordt voldaan.

Een belangrijke vervalgrond is het ontbreken van normaal gebruik. Wanneer gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar geen normaal gebruik van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en daarvoor geen geldige reden bestaat, kan het merkrecht vervallen worden verklaard.

Normaal gebruik betekent niet dat ieder gebruik voldoende is. Het gebruik moet daadwerkelijk beantwoorden aan de wezenlijke functie van het merk en mag niet uitsluitend symbolisch zijn om het recht kunstmatig in stand te houden.

Een merk kan daarnaast vervallen worden verklaard wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouder in de handel de gebruikelijke benaming is geworden voor de waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Dit wordt ook wel verwording tot soortnaam genoemd.

Ook kan vervallenverklaring volgen wanneer het merk door het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met diens toestemming, het publiek kan misleiden, bijvoorbeeld over de aard, kwaliteit of geografische herkomst van de betrokken waren of diensten.

Nietigheid

Nietigverklaring verschilt van vervallenverklaring. Bij nietigheid wordt beoordeeld of de inschrijving reeds bij registratie in strijd was met wettelijke vereisten of conflicteerde met oudere rechten.

Nietigheid kan bijvoorbeeld worden gebaseerd op absolute gronden, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen, een uitsluitend beschrijvend karakter, strijd met de openbare orde of goede zeden, of andere wettelijke uitsluitingsgronden.

Daarnaast kan nietigheid op relatieve gronden worden ingeroepen wanneer een jonger merk bijvoorbeeld conflicteert met een ouder merk of een ander ouder recht waarvoor het BVIE bescherming biedt.

Een verzoek tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan onder de voorwaarden van het BVIE worden ingesteld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Een doorhalingsprocedure kan onder meer worden gebaseerd op niet-gebruik, verwording tot soortnaam, misleidend gebruik of een conflict met een ouder recht.

Verval

Een merk kan op basis van verschillende gronden vervallen worden verklaard.

• De meest voorkomende wijze is het verstrijken van de geldigheidsduur. Wanneer een registratie niet wordt verlengd, komt het aan het einde van de tienjarige periode automatisch te vervallen.
• Ook kan de merkhouder een registratie vrijwillig laten doorhalen.
• Bij gebrek aan normaal gebruik van een merk kan een derde een verzoek tot vervallen verklaring indienen. Een merk mag namelijk niet meer dan vijf onafgebroken jaren ongebruikt blijven.
• Het merk kan verworden tot soortnaam. Dit houdt in dat het merk door consumenten niet langer als merk wordt gezien, maar als soortnaam voor het product waarvoor het is ingeschreven. Het merk heeft dan geen onderscheidend vermogen meer en is beschrijvend geworden.
• Het merk kan misleidend gebruikt worden. Het gaat hierbij om merken die niet inherent misleidend zijn voor de producten of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven maar waarbij de manier waarop het merk wordt gebruik toch leidt tot misleiding onder consumenten.

Nietigheid

Een merk kan op basis van verschillende gronden nietig worden verklaard. Deze gronden staan in artikel 2.2bis lid 1 BVIE. De volgende soorten merken kunnen, nadat ze onterecht zijn ingeschreven, nietig worden verklaard:

• Registraties betreffende een teken dat geen merk kan vormen, bijvoorbeeld omdat het niet duidelijk in het register kan worden weergegeven.
• Registraties betreffende een teken dat geen onderscheidend vermogen heeft.
• Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
• Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden voor de datum van aanvraag. Als het teken pas na aanvraag gebruikelijk is geworden betreft het verwording tot soortnaam en gaat het om verval in plaats van nietigheid.
• Tekens die uitsluitend bestaan uit: (1)de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald, (2) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of (3) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.
• Merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde van een van de Benelux-landen.
• Merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten.
• Merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden.
• Merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien.
• Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn voorzien.
• Merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien.
• Merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of het interne recht van een van de Benelux-landen, of overeenkomstig internationale overeenkomsten waarbij de Europese Unie partij is of die werking hebben in een Benelux-land, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauw verwant plantenras.